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单一性不简单——中欧审查规则初探

发布时间:2021-04-13

  专利制度中,单一性原则的提出主要是便于专利局对专利申请进行处理、检索和审查,便于权利人行使权利、承担义务,便于法院和专利行政执法部门处理专利纠纷,也便于公众有效利用专利文献,为各国所普遍采用[1]。单一性虽非授权实质要件,但因影响授权过程以及申请人经济负担,仍属于受到重点关注的问题之一。2021年3月1日,新版《欧洲专利局审查指南》(Guidelines for Examination in the European Patent Office,以下简称“EPO新指南”)发布并于同日起正式生效实施。EPO新指南对单一性内容部分进行了大幅修改,不仅在审查方法上进行了全新编写,而且对行文结构进行重新梳理,并新增生物序列专利单一性审查规则。本文谨对EPO新指南有关条文进行梳理和解读,并与我国审查指南的相应规定及审查实践进行对比分析。


  一、EPO新指南关于单一性审查方法的改革


  改革单一性的审查方法


  1.单一性审查的“三步法”


  EPO原指南中规定的单一性审查方法较为简略,主要包括两步:


  根据整个专利申请,确定不同发明所共有的实质性内容,即这些权利要求的技术特征是否相同或相应;


  审查上述共有的实质性内容是否属于特定技术特征。


  EPO新指南提出了更为详细的评价方法,主要包括以下三步:


  根据整个专利申请,确定不同的要求保护的发明之间的共同点(common matter);


  将共同点与“触手可及的现有技术(prior art at hand)”进行比较,以确定共同点相较于现有技术是否作出贡献,即其是否包括了“特定技术特征”;


  如果共同点不包括特定技术特征,则分析不属于共同点的其余技术特征,以确定在某些权利要求之间是否具有统一的技术关联。


  在EPO新指南中,单一性的评价仍然基于“特定技术特征”,术语“特定”,是指所讨论的特征限定了发明作为整体考虑在新颖性和创造性方面对“触手可及的现有技术”作出的贡献。


  “触手可及的现有技术”是EPO新指南引入的新概念,指单一性评价中所依赖的现有技术,包括申请人在说明书中提供的背景技术、公知常识,或者在检索过程中发现的可能会影响单一性的现有技术。正是由于“触手可及的现有技术”可能会随着审查过程不断变化,因此EPO新指南强调“单一性的评价是一个迭代(iterative)过程。”


  下文将简略介绍以上每一步的具体考察因素。


  (i)确定共同点


  EPO新指南指出,共同点代表权利要求之间潜在的一个总的发明构思,其不仅可以存在于同一类型权利要求中,也可能存在于不同类型权利要求中,甚至体现在相互关联的产品特征中,关键点在于它们在相互作用中产生相同技术效果或者解决相同技术问题。共同点的确定不能脱离技术问题。说明书中描述的技术问题可以作为评价单一性时的技术问题。然而在有些情况下,根据说明书公开的内容以及公知常识,可以明显发现不同权利要求解决了不同技术问题(缺乏单一性的先验评价),或者通过检索发现现有技术公开了说明书中所记载的技术问题或使之显而易见(缺乏单一性的后验评价),则必须重新确定技术问题。在考虑技术特征是否“相应”时,技术问题的确定十分重要,既不能过于笼统也不能过于狭隘。如果技术问题过于狭隘而本应更为笼统,则可能没有共同点;或者技术问题过于笼统而本应更为狭隘,那么技术问题的共同点可能为人所知,以上情形均可能导致错误的结论,即缺乏单一性。当然,也存在无论如何也没有共同点的情形,那么专利申请缺乏单一性。


  (ii)将共同点与“触手可及的现有技术”进行比较


  如果发现了权利要求之间的共同点,那么必须将其与触手可及的现有技术进行比较。如果共同点限定了相较于现有技术而言非显而易见的贡献,那么其包括“特定技术特征”,并且所涉及的发明也会被相互联结以形成一个总的发明构思。相反,如果共同点是已知的或者相较于触手可及的现有技术显而易见,那么专利申请缺乏单一性。


  (iii)分析其余技术特征


  如果共同点的比较导致发现缺乏单一性,那么下一步需要确定权利要求中存在的多组潜在的不同发明。为了确定这些潜在的发明组,需要分析不构成共同点的其余技术特征,并基于这些其余技术特征相关的技术问题进行分组(如下文第2点“发明创造的分组”所述)。在提出各种潜在发明的技术问题时,应避免采用非常狭隘的方法,因为审查的目的是查看发明之间是否可以建立任何共通性。因此,经常需要重新定义与每个权利要求相关的非常具体细化的问题,以得出更能概括其共性的问题。


  对于分组而言,权利要求的主题或权利要求的剩余技术特征是否比现有技术新颖是无关紧要的,因为其仅与评估申请人是否需要支付额外费用有关。


  如果不同组的技术问题相对于触手可及的现有技术是已知的,或者相互不同,则可以确认第(ii)步得出的不具备单一性的结论。


  可以看出,EPO新指南三步法的导向并不在于对单一性施加严格要求。相反,更加强调合理确定技术问题,增加反思和反复评估的步骤,寻找潜在不同发明之间的共通性,意在鼓励审查员尽量挖掘发明之间的共同点。


  2.发明创造的分组


  EPO新指南提出,作为一般规则,在初步确定缺乏单一性之后,应当将权利要求和权利要求中包含的并列技术方案划分到不同的发明组。此步骤包括评估哪些权利要求或权利要求中的并列技术方案可能与同一技术问题有关。


  在列举具体情形如何处理时,EPO新指南主要承袭了EPO原指南中第2.2节“发明分组举例”、第3节“同一类型的多个独立权利要求”等的内容,列举了包括同一类型的多个独立权利要求、不同类型的多个独立权利要求、从属权利要求、多重从属权利要求、马库什权利要求、已知物质的多种不同医学用途、中间品与终产品等多种情形的审查方式,并为适应生物技术最新发展而有所增补(下文将进一步阐述)。


  细化缺乏单一性驳回的说理要求


  EPO新指南细化了缺乏单一性驳回说理的要求,提出了与单一性“三步法”判断相适应的说理逻辑,规定最低的说理要求应包括以下内容:


  (i)发明组之间的共同点。共同点基于相同或相应的技术特征,不仅限于单个特征,还包括由多个特征组合而产生的协同效应。


  (ii)该共同点不能提供一个总的发明构思的原因。这包括现有技术或公知常识,或者专利申请本身的教导,公开了共同点或使之显而易见。如果引用现有技术,则必须予以指出,并指出相关段落以及它们被认为相关的原因。


  (iii)不同权利要求组的其余技术特征之间没有技术关联的原因,包括:


  a)指出不同组的其余技术特征以及每组各自的权利要求,并明确说明这些技术特征是不同的;


  b)根据说明书,对每组确定由其余技术特征解决的客观技术问题;


  c)解决的问题为何是现有技术已知的或不同的,以及为什么不同的技术特征不能被认为是“相应的特定技术特征”。


  (iv)在所有情况下,最低限度的说理都包括结论性声明,因为权利要求中既没有相同或相应的特定技术特征,也就没有总的发明构思,无法满足单一性要求。


  (v)在特殊情况下,如果对以下几点进行了说明,则(iii)中的a)至c)部分证明的没有技术关联将自动成立:


  a)为什么化合物的分组并列技术方案不具有相似的性质;


  b)在中间产品和最终产品之间缺乏单一性的情况下,为什么中间产品和最终产品没有相同的基本结构要素并且在技术上没有紧密的联系;


  c)为什么一个方法不是专门用于制造产品的;


  d)为什么产品本身并未提供将权利要求中限定的不同用途联系起来的一个总的发明构思;


  e)为什么使用本身并未提供将权利要求的实质性内容联系在一起的一个总的发明构思。


  EPO新指南对单一性驳回提出的最低说理要求,为审查员作出单一性驳回提出了更高的要求和更严格的规定,与“三步法”所倡导的善于发现发明之间的共同点的精神相呼应。


  调整单一性章节的结构


  为适应全新的“三步法”,EPO新指南对单一性章节结构进行了大刀阔斧的调整,将原隶属于第V章单一性的9节中的第3节“同一类型的多个独立权利要求”、第4节“审查方针”、第5节“从属权利要求”进行合并修改,形成了全新的第3节“单一性的评价”,对单一性的评价进行集中评述。第3节中的第3.1节“缺乏单一性以及现有技术”是全新编写的,详细论述了“三步法”。第3.2节~3.4节主要承袭了原指南的相关内容。第3.3节细化了缺乏单一性驳回说理的基本要求。上述调整使得行文逻辑更加简洁清晰。


 二、中欧审查指南关于单一性规定的比较


  我国审查指南第二部分第六章2.2.2“单一性审查的方法和举例”一节中,规定检索前应首先判断是否存在明显不具有单一性,相当于欧洲审查指南中的“先验评价”。对于通过检索才能判断单一性的情形,相当于欧洲审查指南中的“后验评价”,具体规定了如下分析方法:


  将第一项发明的主题与相关的现有技术进行比较,确定体现发明对现有技术做出贡献的特定技术特征。


  判断第二项发明中是否存在一个或多个与第一项发明相同或者相应的特定技术特征,从而确定这两项发明是否存在技术上的关联。


  如果在发明之间存在一个或者多个相同或者相应的特定技术特征,即存在技术上的关联,则可以得出它们属于一个总的发明构思的结论。相反,如果各项发明之间不存在技术上的关联,则可以做出它们不属于一个总的发明构思的结论,进而确定它们不具有单一性。


  二者直观的区别在于,我国审查指南单一性判断方法是先确定各项发明的“特定技术特征”,再判断是否“相同”或“相应”;而EPO新指南遵循先看共同点(即“相同”或“相应”),再评价是否“特定”的顺序。因具体概念的涵义基本相同,在相当多数的案件中,以上判断顺序的不同不会影响最终结论,但是《中国专利法详解》中对于端部改良的螺钉与采用该螺钉的汽车是否具备单一性的案例讨论似乎反映出我国采取不同评判顺序的意图。该书中倾向于认为,虽然螺钉具备新颖性创造性,但其相对于整车而言是十分琐细的技术,无助于确定汽车本身的新颖性和创造性,不能视为汽车的特定技术特征,因此二者不符合单一性要求。可见,中欧不同的判断顺序在个案中可能造成不同的评价结果。


  区别之二,EPO新指南中始终强调确定共同点不能脱离技术问题,且技术问题应当准确。在判例法W 17/03中,上诉委员会认为,以发明潜在共同技术问题为基础判断单一性与评价创造性时确定技术问题的分析并不必然相同,(i)评价单一性涉及比较不同权利要求所解决的技术问题,而创造性评价是对单项权利要求进行的,因此,当审查单一性时,不同权利要求解决的技术问题必须彼此参照考虑,不能绝对地单独确定;(ii)在评价创造性时,是根据尽量窄的区别特征来确定技术问题,而在评价单一性时并不适用这些限制,因为总的目标是找出所涉及的权利要求的共同之处,即各个发明是否彼此关联以形成一个总的发明构思。因此,不同发明相对于最接近的现有技术所解决的具体问题需要逐步细化以找到是否存在使发明仍然区别于现有技术的共同特征。与欧洲审查指南要求在模棱两可的情况下克制以缺乏新颖性、创造性为依据认为专利申请不符合单一性要求不同,我国审查指南强调对现有技术做出贡献的特定技术特征,而未明确涉及共同的技术问题或技术效果等,显然是鼓励将新颖性、创造性的实质要件纳入到单一性的审查中。


  区别之三,欧洲审查指南中对术语“相应”做出明确的说明,“相应”表示特定技术特征取得相同的技术效果或解决相同的技术问题,“相应”存在于并列技术方案中,或者如电源插头和插座般的相关特征中,或因果关系中,并多处强调通过识别技术关系发现共同点的重要性。我国审查指南则采取在示例中诠释“相应”的作法,示例与欧洲审查指南基本相同,但某种程度上缺少审查理念的阐述。在技术特征不相同的情况下,强调区别还是努力发现“和而不同”或只在一念之差。


  三、中欧生物序列专利单一性规定及审查实践的比较


  为了适应生物技术领域的快速发展,EPO新指南在第3.2.5节马库什组的审查中指出,保护由不同序列限定的并列的核酸或蛋白质的权利要求同样被视为马库什组,并且应当按照马库什权利要求的审查原则进行审查。


  比较而言,我国审查指南第十章8.1马库什权利要求的单一性规定了马库什权利要求的含义,以及化合物马库什权利要求的审查标准,即:


  当马库什要素是化合物时,如果满足下列标准,应当认为它们具有类似的性质,该马库什权利要求具有单一性:


  (1)所有可选择化合物具有共同的性能或作用;


  (2)所有可选择化合物具有共同的结构,该共同结构能够构成它与现有技术的区别特征,并对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的;或者在不能有共同结构的情况下,所有的可选择要素应属于该发明所属领域中公认的同一化合物类别。


  上述规定虽未明确涉及生物序列专利单一性的判断问题,但在我国审查实践中,已经出现了参照化合物马库什权利要求的规则评价生物序列专利单一性的案例,对生物序列之间共同的性能或作用以及共同的结构进行详细辨析。


  例如,在第129398号复审决定涉及的案件中,权利要求1的技术方案涉及一组并列的可选择的融合肽,包含至少两个金属结合肽,其中所述至少两个金属结合肽中的每一个序列独立地包含下式核心序列:H-X-H-(Z’)-H-(Z’’)-H。此外,权利要求1进一步限定了X、Z’、Z’’可选择的氨基酸范围,以及“其中所述肽以9.0 x 10-11M或小于9.0 x 10-11M的解离常数结合金属”这一效果特征。对比文件1公开了相同的共同结构,且明确公开了多个能够结合金属的肽直接连接形成重组融合肽。复审决定认为,根据马库什权利要求的审查规则,对比文件1已经公开了权利要求1的核心共同结构,上述共同结构不能作为特定技术特征,因此,上述权利要求1所涉及的各组并列技术方案之间不具有单一性。该案欧洲同族专利审查过程中曾发出权利要求1不具备创造性的审查意见,申请人将其删除后获得授权。


  此外,我国审查实践也已进一步认识到,按照马库什权利要求的审查规则确定生物序列发明的共同的结构时,应该充分考虑到蛋白质的活性由其空间构象决定,氨基酸残基如果能够形成特定的空间结构域、功能域,也可以组成共同的结构,即使这些氨基酸残基在一级序列中可能是分散分布的,甚至只占据一级序列的较小部分;在此种情形下,说明书对于相关结构、功能和活性的记载尤为重要。


  例如,在第118807号复审决定涉及的案件中,权利要求分别涉及包含由HLA-A*2402限制性表位所组成的多肽。决定认为,本领域公知抗原的表位肽发挥作用的机理是通过MHC分子识别其自身形成的特定空间结构并呈递给免疫细胞,由免疫细胞的表面受体识别由MHC分子呈递的具有特定空间结构的表位肽,从而进一步激活免疫细胞,引起免疫应答。本申请说明书证明了所述表位肽具有相同的功能,本领域技术人员基于公知常识,能够知晓上述表位肽能够形成与相同MHC分子(即HLA-A*2402分子)和免疫细胞表面受体匹配的特定空间结构。在没有证据证明所述多种表位肽形成的特定空间结构之间不具备关联性的情况下,不能以这些生物序列之间不具备共同的序列结构为由认为其在技术上互不关联,没有相同或相应的特定技术特征。该案中欧同族专利申请的审查意见、当事人意见陈述、审查结论均相同。


  据粗略统计,我国以不服单一性的驳回理由而提出复审的案件中,生物领域比例偏高。这其中既有技术复杂性使然,也可能存在审查理念、审查技术方面的分歧和差异,值得继续深入研究。


  四、结语


  在专利制度中,单一性原则并不是绝对的。如果能以缩减审查过程、实质解决争议、平衡审查负担与申请人的经济支出、提供合理保护方式为目标,最大化发挥单一性原则的价值,则不同评价方法和理念完全可以圆融互通。EPO新指南制定了全新的审查思路,并提供了详尽的阐述,对我国审查实践亦具参考和借鉴价值。


  脚注:


  [1]尹新天著。《中国专利法详解》,2011年3月第一版,第398页。


  本文作者:

  宋新月 合伙人 知识产权部

  李瑛琦 顾问 争议解决部

  盖敏 主办律师 知识产权部

  刘小冬 律师 知识产权部


  来源:金杜研究院